Bir startup’ın markası kullanıldığı anda var olur; hukuki koruması ise yalnızca tescil edildiği yerde. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) m.7/1 uyarınca Türkiye’de marka koruması Türk Patent ve Marka Kurumu’na (TÜRKPATENT) tescille elde edilir ve tescilli marka sahibine aynı ve benzer mal ve hizmetlerde aynı ve karıştırılabilir işaretleri durdurma hakkı verir (m.7/2). Tescilsiz kullanım yalnızca haksız rekabetin ve tanınmış markalar için m.6’nın daha zayıf korumalarını sağlar. Kurucu için sorular pratiktir: hangi marka için başvuru yapılır, hangi sınıflarda, AB ve ABD ne zaman eklenir, Madrid Protokolü merkezî saldırı tuzağına düşmeden nasıl kullanılır ve şirket tescili aldıktan sonra nasıl yaşatılır. Bu yazı bu soruları şirketin karşılaştığı sırayla, kuruluş öncesi isim araştırmasından beş yıllık kullanım şartına kadar cevaplıyor. Türk cap table’larında en sık gördüğümüz hatayı da düzeltiyor: kurucunun kişisel adına tescil edilip hiç devredilmemiş marka.
Başvurudan önce: araştırma ve kurucunun adı
m.6/1, karıştırılma ihtimali varsa, önceki tescilli veya başvurulu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal ve hizmetleri kapsayan başvuruyu itiraz üzerine reddeder. Dolayısıyla TÜRKPATENT sicilinde, EUIPO ve WIPO veri tabanlarında ve USPTO kayıtlarında araştırma ilk adımdır ve alan adı alınmadan, şirket unvanı ticaret siciline tescil edilmeden önce yapılmalıdır; çünkü m.6/6 önceki ticaret unvanını ve diğer önceki hakları da sonraki markaya karşı korur. Startup’lar şirket henüz var olmadığı için marka başvurusunu rutin olarak kurucunun adına yapar. Bu hukuka uygundur; ama marka sonra şirkete, ancak noter onaylıysa geçerli olan yazılı bir sözleşmeyle devredilmeli ve devir iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmek için sicile kaydedilmelidir (m.148/4–5); o zamana kadar şirket sahibi olmadığı bir markayla ticaret yapar; bunu fikri mülkiyetin şirkete geçişi yazısında ele aldık. Kuruluştan hemen sonra, kurucu daha önce yurt dışında başvurmuşsa rüçhan talebiyle, şirket adına başvurmak bu ek adımı ortadan kaldırır.
Ne tescil edilir, ne reddedilir?
m.4, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğerlerinden ayırt etmeye ve sicilde açık ve kesin gösterilmeye elverişli her tür işarete izin verir: sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi dâhil. m.5, TÜRKPATENT’in kendiliğinden incelediği mutlak ret nedenlerini sayar: marka olamayacak işaretler, ayırt edici niteliği olmayan işaretler, mal veya hizmetlerin cinsini, vasfını, amacını, değerini, coğrafi kaynağını veya diğer özelliklerini münhasıran ya da esas unsur olarak belirten işaretler, aynı mallar için önceki markayla aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler ve diğerleri. Startup isimlendirmesi için pratik ders m.5/1-c’dir: ürünün ne yaptığını tanımlayan bir ad (faturalama yazılımı için “HızlıFatura”) zayıftır veya tescil edilemez; pazarlama ekibi onu ne kadar bu yüzden seviyorsa marka avukatı o kadar sevmez. Uydurma veya keyfi sözcükler kolay tescil edilir ve geniş korur. m.6 itirazla ileri sürülen nispi nedenleri ekler: önceki markalar, vekilin izinsiz başvurusu, tescilsiz önceki haklar, tanınmış markalar ve kötü niyet (m.6/9); sonuncusu, startup’ın adını lansmanı gördükten sonra tescil ettiren korsanlara karşı araçtır.
Sınıflar: yazılım şirketinin gerçekten ihtiyacı
Markalar Nice Sınıflandırması’na göre, malların 1–34, hizmetlerin 35–45’te olduğu kırk beş sınıfta tescil edilir; her sınıf ayrı ücrete tabidir. Bir SaaS şirketinin çekirdeği 42. sınıf (hizmet olarak yazılım, platform olarak hizmet, yazılım tasarımı ve geliştirme), 9. sınıf (indirilebilir yazılım ve varsa dağıtılan mobil uygulamalar) ve 35. sınıftır (reklam, iş yönetimi ve pazar yerleri için perakende hizmetleri); 38. sınıf telekomünikasyon ve mesajlaşma hizmetlerini, 41. sınıf eğitim ve dijital içeriği, 36. sınıf fintech için finansal hizmetleri, 44. sınıf sağlık teknolojisi için tıbbi hizmetleri kapsar. İki disiplin uygulanır. Markanın beş yıl içinde fiilen kullanılacağı sınıflarda tescil ettirin; çünkü m.9/1, tescilden itibaren beş yıl içinde Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl ara verilen markanın ilgili mal ve hizmetler bakımından iptalini öngörür ve 10 Ocak 2024’ten bu yana bu iptal, m.26 uyarınca dava yerine TÜRKPATENT önünde idari bir usuldür. Ve bütün sınıf başlığını talep etmek yerine mal ve hizmetleri kesin belirtin; dar ve doğru bir liste savunmak için daha ucuz, saldırmak için daha zordur.
Türk usulü ve takvimi
m.11 uyarınca başvuru, başvuru sahibinin bilgilerini, marka örneğini, mal ve hizmet listesini ve ücretin ödendiğine dair bilgiyi içerir ve Paris Sözleşmesi veya DTÖ üyesi bir ülkede önceki altı ay içinde yapılmış başvurudan rüçhan talep edebilir (m.12). TÜRKPATENT şeklî inceleme (m.15) ve mutlak ret nedenleri incelemesi (m.16) yapar, sonra başvuruyu Resmî Marka Bülteni’nde yayımlar. Yayımdan itibaren iki ay içinde ilgili kişiler mutlak veya nispi nedenlerle itiraz edebilir (m.18); mutlak ret nedenleri bakımından herkes görüş bildirebilir (m.17). Başvuru sahibi cevap verir ve itiraz gerekçesi marka, başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde en az beş yıldır tescilliyse ciddi kullanım ispatı isteyebilir. Kararlara karşı iki ay içinde Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na itiraz edilebilir (m.20); Kurul kararlarına karşı Ankara’daki fikrî ve sınai haklar hukuk mahkemelerinde iptal davası açılır. İtiraz edilmeyen bir başvuru tipik olarak yaklaşık bir yılda tescil edilir; itirazlar birkaç aydan bir yıla kadar ekler. Koruma başvuru tarihinden itibaren on yıldır ve süre bitiminden önceki altı ayda talep üzerine onar yıllık dönemlerle süresiz yenilenir (m.23).
Yurt dışına çıkmak: ulusal başvurular, AB ve Madrid
Türk tescili yalnızca Türkiye’de korur. Dünyanın kalanı için üç yol vardır. Her ülkede ulusal başvuru en esnek ve en pahalı yoldur. EUIPO’ya yapılan AB markası tek tescille 27 üye devleti kapsar ve Avrupa’ya satan şirket için doğal ikinci başvurudur. Türkiye’nin 1 Ocak 1999’dan geçerli olarak katıldığı ve SMK m.14’ün uyguladığı Madrid Protokolü ise Türk başvurusu veya tescili sahibinin TÜRKPATENT aracılığıyla, AB, ABD, Birleşik Krallık, Çin ve Japonya dâhil Protokol’ün toplam 130’dan fazla ülkeyi kapsayan üyelerinden istediklerini belirleyerek tek uluslararası başvuru yapmasına imkân verir; belirlenen her ofis belirlemeyi kendi hukukuna göre kanuni süresi içinde inceler ve uluslararası tescil WIPO’da merkezî olarak yenilenir. İki sınır önemlidir. Uluslararası tescil beş yıl boyunca Türk esas markasına bağlıdır: esas bu dönemde reddedilir, geri çekilir veya iptal edilirse belirlemeler onunla birlikte düşer (“merkezî saldırı”); ancak üç ay içinde ulusal ücretlerle ulusal başvurulara dönüştürülebilir. Ve uluslararası başvurunun sahibi aynı, listesi esastan geniş olmamalıdır; dolayısıyla dar bir Türk başvurusu yabancı başvuruları da sınırlar. ABD’li yatırımcılardan para alacak şirket için Madrid belirlemesinin yanında doğrudan USPTO başvurusu yaygındır; çünkü ABD’nin kullanım ve liste incelemesi katıdır ve doğrudan başvuruyu değiştirmek daha kolaydır.
Markayı yaşatmak ve işe yarar tutmak
Tescil edildiği gibi kullanın: m.9/2 ayırt edici karakteri değiştirmeyen kullanımı ve yalnızca ihracat amaçlı kullanımı kabul eder; ama markanın ayırt edici karakterini değiştiren bir yeniden markalama yalnızca yeni marka için yeni bir beş yıllık saat başlatır ve o marka için başvuru yapılmalıdır. Her değişikliği kaydedin: m.148 uyarınca devirler ve m.24 uyarınca lisanslar sicile kaydedilir; kaydedilmemiş lisans alan hakkını ileri sürmekte zorlanabilir. Sicili izleyin: TÜRKPATENT itiraz penceresi iki aydır ve benzer başvuruları işaret eden bir izleme hizmeti sulanmaya karşı ucuz bir sigortadır. ® işaretini yalnızca tescilli markalar için ve tescil ülkelerinde kullanın. Şirket flip-up yaptığında markanın ana şirkete geçip kayıtlı bir lisansla Türk bağlı şirkete geri lisanslanmasına mı, Türkiye’de kalmasına mı bilinçli karar verin; vergi ve topluluk hukuku sonuçlarını fikri mülkiyetin yabancı ana şirkete devri yazısında anlattık.
Türkiye’de başvuru için marka vekili gerekir mi?
Türkiye’de yerleşik başvuru sahibi TÜRKPATENT’in çevrim içi sistemi üzerinden doğrudan başvurabilir. Yabancı başvuru sahipleri kayıtlı Türk marka vekili aracılığıyla hareket etmek zorundadır. Uygulamada vekilin ücretini hak ettiği yer araştırma ve doğru yazılmış mal-hizmet listesidir.
Uygulama ikonumuzu ve rengimizi de tescil ettirebilir miyiz?
Evet. Kelime markaları en geniş korumayı verir ve önce gelmelidir; logo için şekil markası ve renk ayırt edici ve kesin gösterilebiliyorsa renk talebi ardından gelebilir. Kelimeyi ve logoyu yalnızca birleşik marka olarak değil ayrı ayrı tescil ettirin; böylece logo yenilemesi kelime korumasını zayıflatmaz.
Bir rakip adımızı önce tescil ettirdi. Ne yapmalı?
Başvuru önceki kullanımınızı bilerek kötü niyetle yapılmışsa m.6/9 iki aylık pencerede itirazı, tescilden sonra m.25 uyarınca hükümsüzlük davasını destekler. Önceki kullanımınız belgeliyse ve marka tanınırlık kazanmışsa tescilsiz önceki haklara ilişkin m.6/3 ikinci bir neden ekler. Tarihli ilk kullanım delili asıl varlıktır; ilk günden saklayın.
İlgili: marka · know-how · fikri mülkiyetin şirkete geçişi.
Kaynak. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (m.4–7, 9, 11–12, 14–18, 20, 23–26, 148); WIPO, Madrid Sistemi; Türk Patent ve Marka Kurumu.
Bu yazı genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hukuki tavsiye niteliği taşımaz. Somut bir durumun değerlendirilmesi için hukuki destek alınmalıdır.
