Berlinli bir yazılım şirketi ilk Türk bayisiyle sözleşme imzalar, Seullü bir kozmetik markası İstanbul’da depo açar, Londralı bir fintech uygulamasını Türkçeye çevirir. Üçü de markasına kendi ülkesinde sahiptir ve ismin ürünle birlikte seyahat ettiğini varsayar. Derken distribütör, eski bir acente ya da basın bültenini okuyan bir yabancı aynı sözcüğü Türk Patent ve Marka Kurumuna önce tescil ettirir ve yabancı şirket, Türkiye’de marka korumasının kullanımla değil tescille kazanıldığını öğrenir. Bu yazı, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (SMK) yabancı bir markaya nasıl yaklaştığını anlatır: neyin tescil edilebileceğini, tescili hangi nedenlerin engellediğini, rüçhan ve itirazın nasıl işlediğini, beş yıllık kullanım yükümlülüğünün anlamını, kötüniyetli ve acente başvurularına karşı hangi araçların bulunduğunu, hukuki ve cezai yaptırımları ve lansmandan önce izlenmesi gereken başvuru planını.
Marka nedir, kim sahip olabilir: SMK m.3 ve m.4
SMK m.4, markayı bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer teşebbüslerinkinden ayırt etmeyi sağlaması ve koruma konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayacak şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla, kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaret olarak tanımlar. SMK m.3 ise Kanun’un sağladığı korumadan kimin yararlanacağını sayar: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye’de yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan kişiler, Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dâhilinde başvuru hakkına sahip kişiler ve karşılıklılık ilkesi uyarınca korunan devletlerin uyrukları. Yabancı başvuru sahibi için iki usul kuralı hemen devreye girer. SMK m.160/3 uyarınca yerleşim yeri yurt dışında bulunan kişiler Kurum nezdinde ancak sicile kayıtlı bir marka vekili tarafından temsil edilir; vekil olmaksızın asilin yaptığı işlemler yapılmamış sayılır. SMK m.11/1-f uyarınca marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf kullanılmışsa bunların Latin alfabesindeki karşılığının başvuruda yer alması gerekir.
Önce başvuran kazanır: SMK m.7 ve m.12’deki rüçhan süresi
SMK m.7/1, geri kalan her şeyi belirleyen kuralı koyar: Kanun’la sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir. m.7/2 uyarınca marka sahibi, tescilli markayla aynı işaretin tescil kapsamındaki mallarda kullanılmasını, aynı veya benzer işaretin aynı veya benzer mallarda halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali yaratacak biçimde kullanılmasını ve Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşmış bir marka söz konusuysa, mal benzerliğine bakılmaksızın markanın itibarından haksız yarar sağlayacak veya ayırt edici karakterini zedeleyecek kullanımları önleme hakkına sahiptir. m.7/3, yasaklanabilecek fiilleri iş evrakı ve reklamlarda kullanmaya, ithalat ve ihracata, ticaret unvanı veya işletme adı olarak kullanmaya ve işaretle meşru bağlantısı bulunmayan kişilerin işareti internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod veya anahtar sözcük olarak kullanmasına kadar genişletir. Marka hakları üçüncü kişilere karşı tescilin yayımı tarihinden itibaren hüküm ifade eder (m.7/4).
Sicil belirleyici olduğu için zamanlama belirleyicidir. SMK m.12/1 uyarınca Paris Sözleşmesi veya DTÖ üyesi bir devlette usulüne uygun marka başvurusu yapmış kişi, bu başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde aynı marka ve aynı mal veya hizmetler için Türkiye’de başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanır; rüçhan belgesinin başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde sunulmaması hâlinde rüçhan talebi yapılmamış sayılır (m.13/1). m.12/6 uyarınca rüçhan tarihinden sonra üçüncü kişilerce aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer marka için aynı türdeki mallarda yapılan başvurular reddedilir. SMK m.14/1 uyarınca Madrid Protokolü kapsamında Türkiye’nin belirlendiği uluslararası başvuru, Kuruma doğrudan yapılan başvuruyla aynı sonuçları doğurur; dolayısıyla ülkesinde tescili bulunan şirket, korumayı WIPO üzerinden Türkiye’ye genişletebilir.
Mutlak ve nispi ret nedenleri: SMK m.5 ve m.6
Kurum her başvuruyu m.5’teki mutlak ret nedenleri yönünden resen inceler ve geçenleri yayımlar (m.16). Liste, başkalarının yanı sıra, ayırt edici niteliği bulunmayan işaretleri, tanımlayıcı işaretleri, aynı veya aynı türdeki mallar için daha önce tescil edilmiş ya da başvurusu yapılmış markayla aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretleri (m.5/1-ç), teknik zorunluluktan doğan şekilleri, halkı yanıltacak işaretleri, devlet amblemlerini, dinî sembolleri, kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretleri ve tescilli coğrafi işaret içeren işaretleri reddeder. İki yumuşatıcı hüküm işe yarar: başvurudan önce kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik, ayırt edicilik ve tanımlayıcılık itirazlarını bertaraf eder (m.5/2); önceki marka sahibinin noter onaylı muvafakatnamesi sunulduğunda m.5/1-ç’deki önceki marka engeli uygulanmaz (m.5/3).
m.6’daki nispi ret nedenleri yalnızca önceki hak sahibinin itirazı üzerine uygulanır; Bülten’i izlemenin marka korumasının parçası olmasının nedeni budur. m.6/1 önceki markayla karıştırılma ihtimalini düzenler. m.6/2, yabancı markaların tipik sorunu için yazılmıştır: ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kendi adına tescil ettirmek için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir. m.6/3, başvuru veya rüçhan tarihinden önce hak elde edilmiş tescilsiz bir markayı ya da ticaret sırasında kullanılan başka bir işareti korur. m.6/4, Paris Sözleşmesi’nin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi anlamındaki tanınmış markalarla aynı veya benzer başvuruları aynı veya benzer mallar bakımından reddeder; m.6/5 ise Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşmış bir markayı, sonraki markanın haksız yarar sağlayacağı, itibara zarar vereceği veya ayırt edici karakteri zedeleyeceği hâllerde farklı mallara karşı da korur. Nihayet m.6/9 tek cümleyle kötüniyetle yapılan marka başvurularının itiraz üzerine reddedileceğini söyler. Yurt dışında bilinen ancak Türkiye’de henüz tanınmayan bir marka için önleyici bir başvuruya karşı araçlar bunlardır; ancak hepsi, birinin başvuruyu fark edip süresinde itiraz etmesine bağlıdır.
Yayım ve iki aylık itiraz süresi: SMK m.15-23
Kurum şeklî incelemeyi yapar ve başvuru tarihini başvurunun alındığı tarih, saat ve dakika itibarıyla kesinleştirir (m.15); mutlak ret incelemesinden sonra başvuru Bülten’de yayımlanır. SMK m.18/1 uyarınca yayımlanmış bir başvurunun m.5 veya m.6’ya göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin yayıma itiraz, ilgili kişiler tarafından yayımdan itibaren iki ay içinde yapılır; itiraz yazılı ve gerekçeli olmalı, ücret aynı süre içinde ödenmelidir, aksi hâlde itiraz yapılmamış sayılır. m.19/2, eski bir tescile dayanan itiraz sahipleri için bir tuzak içerir: itiraz gerekçesi marka Türkiye’de en az beş yıldır tescilliyse başvuru sahibi, önceki beş yıl içinde ciddi biçimde kullanıldığının ispatını isteyebilir ve ispat edilemezse itiraz reddedilir. Kurum kararlarına karşı iki ay içinde Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kuruluna itiraz edilebilir (m.20/2); Kurulun nihai kararına karşı dava Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde açılır (m.156/2). Koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır ve onar yıllık dönemler hâlinde yenilenir (m.23).
Kullan ya da kaybet: SMK m.9 ve m.26
SMK m.9/1 uyarınca tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir. Ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanım, sadece ihracat amacıyla kullanım ve marka sahibinin izniyle, örneğin bir distribütör eliyle kullanım da kullanım sayılır (m.9/2 ve 9/3). İptal artık idari bir yoldur: m.26/1 uyarınca kullanmama, markanın yaygın ad hâline gelmesi, yanıltıcı kullanım ve garanti veya ortak marka kurallarına aykırılık nedeniyle iptal taleplerini Kurum karara bağlar. m.192/1-a, m.26’yı Kanun’un 10 Ocak 2017’deki yayımından yedi yıl sonra yürürlüğe koyduğundan Ocak 2024’ten bu yana bu talepler mahkemelere değil Kuruma yapılır (Geçici Madde 4). Talepten önce yeniden başlayan kullanım markayı kurtarır; ancak iptal talebinde bulunulacağı düşünülerek talepten önceki üç ay içinde gerçekleşen kullanım dikkate alınmaz (m.26/4). İptal kararı talep tarihinden itibaren etkilidir (m.27/2); m.5 veya m.6 nedenlerine dayanan ve mahkemenin görev alanında kalan hükümsüzlük ise başvuru tarihine kadar geriye etkilidir (m.27/1). m.25/6 uyarınca sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği hâlde birbirini izleyen beş yıl sessiz kalan marka sahibi, sonraki tescil kötüniyetli olmadıkça markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez. Ders iki yönlüdür: kullanılmayan bir işgalci tescil beş yıl sonra Kurum eliyle temizlenebilir; şirketin kendi tescili ise Türkiye’de belgelenmiş kullanım gerektirir.
Yaptırımlar: SMK m.29, m.30 ve m.149-159
SMK m.29/1; m.7 kapsamındaki izinsiz kullanımı, aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretle taklidi ve taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu markayı taşıyan ürünleri satmayı, ithal ya da ihraç etmeyi veya ticari amaçla elde bulundurmayı marka hakkına tecavüz sayar. m.149’daki hukuki talepler arasında muhtemel tecavüzün önlenmesi, tecavüzün durdurulması, maddi ve manevi zararın tazmini, tecavüz konusu ürünler ile bunların üretiminde münhasıran kullanılan araçlara el konulması ve imhası, kesinleşmiş kararın masrafı karşı tarafa ait olmak üzere ilanı yer alır. m.151/2 uyarınca yoksun kalınan kazanç, hak sahibinin seçimine göre, hak sahibinin elde edebileceği muhtemel gelir, tecavüz edenin net kazancı veya makul bir lisans bedeli esas alınarak hesaplanır. m.159’daki ihtiyati tedbirler, tecavüze konu veya ithal edilen ürünlere Türkiye sınırları içinde veya gümrük ve serbest liman veya bölge gibi alanlar dâhil bulundukları her yerde el konulmasını açıkça kapsar (m.159/2-b); gümrükte alıkoyma usulünün kendisi ise Kanun’da değil gümrük mevzuatında düzenlenir. Cezai koruma m.30’dadır: başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten, satan, ithal ya da ihraç eden veya ticari amaçla elde bulunduran kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır; soruşturma şikâyete bağlıdır ve m.30/5 uyarınca cezaya hükmedilebilmesi için markanın Türkiye’de tescilli olması şarttır. Türkiye’de yerleşim yeri bulunmayan davacı, davayı sicilde kayıtlı vekilinin iş yerinin bulunduğu yerdeki fikri ve sınai haklar mahkemesinde açar (m.156/1 ve 156/4).
Yabancı şirket için başvuru planı
Birincisi, Türkiye’de başvuruyu her türlü duyurudan, distribütör görüşmesinden veya uygulama mağazası yayınından önce ve ülke başvurusundan itibaren altı ay içinde yapmak gerekir ki m.12’deki rüçhan tarihi ilk başvuruya kadar uzansın; ülkede tescil zaten varsa m.14 uyarınca Madrid belirlemesi daha ucuz yoldur. İkincisi, doğru mal ve hizmetleri kapsamak gerekir: m.11/3 bunları Nis Anlaşması’na göre sınıflandırır; m.11/4 ise aynı sınıfta yer almanın benzerlik, farklı sınıfta yer almanın benzemezlik karinesi oluşturmadığını hatırlatır, bu yüzden liste fiilen satılanı tarif etmelidir. Üçüncüsü, Türkiye’de dolaşıma girecek versiyonlar tescil ettirilmelidir: kelime markası, logo, Latin alfabesi dışındaki yazılar için m.11/1-f’nin zaten aradığı Latin karşılığı ve yerel ekibin kullanacağı Türkçe biçim. Dördüncüsü, tescil distribütör adına değil yabancı ana şirket adına yapılmalı, distribütörle ilişki m.24 kapsamında lisansla kurulmalıdır. Beşincisi, marka vekili erken atanmalıdır; m.160/3 vekille temsili zorunlu kılar ve süreler iki aydır (m.18, m.20 ve m.146). Altıncısı, Bülten izlenmeli ve iki ay içinde itiraz edilmelidir; bir başvuru gözden kaçarsa m.10 ve m.25 mahkeme yoluyla devir veya hükümsüzlük imkânı verir. Yedincisi, ciddi kullanımın delilleri baştan saklanmalı ve devirler ile lisanslar sicile kaydedilmelidir; çünkü sicile kaydedilmeyen hukuki işlemler iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez (m.148/5).
Marka AB’de tescilli. Bu Türkiye’de de koruma sağlar mı?
Hayır. m.7/1 korumanın kaynağı olarak Türkiye’deki tescili gösterir; m.30/5 cezai koruma için Türkiye’de tescil arar. AB başvurusu m.12 uyarınca altı aylık rüçhan hakkı verir ve Madrid Protokolü yoluyla Türkiye’ye genişletilebilir (m.14); o zamana kadar marka sahibi başkalarının başvurularına yalnızca m.6’daki nedenlerle, örneğin tanınmışlık, önceki kullanım veya kötüniyet gerekçesiyle itiraz edebilir.
Eski distribütör markayı kendi adına tescil ettirdi. Ne yapılabilir?
Başvuru hâlâ inceleme aşamasındaysa yayımdan itibaren iki ay içinde m.18 uyarınca, m.6/2 (acente başvurusu), m.6/3 (önceki kullanım), m.6/4 (tanınmış marka) ve m.6/9 (kötüniyet) gerekçeleriyle itiraz edilir. Tescil edilmişse m.10, marka sahibine mahkemeden acentenin kullanımının yasaklanmasını ve tescilin kendisine devrini isteme imkânı verir; m.25 ise aynı gerekçelerle hükümsüzlük davası açılmasına olanak tanır. Beş yıllık kullanmama süresi dolmuşsa m.26 uyarınca Kuruma iptal talebi daha basit bir yoldur.
Marka Türkiye’de 2019’da tescil edildi ama satışlar ancak şimdi başlıyor. Risk var mı?
Kısmen. m.9/1 uyarınca tescilden itibaren beş yıl içinde Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan marka m.26 uyarınca iptal edilebilir. Biri iptal talebinde bulunmadan önce başlayan ciddi kullanım markayı kurtarır (m.26/4); ancak talepten önceki üç ay içinde talep beklenerek başlatılan kullanım dikkate alınmaz. Marka sahibinin izniyle distribütörün kullanımı da kullanım sayılır (m.9/3); yeter ki marka ayırt edici karakterini değiştirmeyen bir biçimde kullanılsın.
İlgili: marka · fikri mülkiyet · uluslararası masa · yabancı kurucular için şirket kuruluşu.
Kaynak. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (m.3-7, 9-30, 146-160, 192 ve Geçici Madde 4). Mevzuat bağlantıları mevzuat.gov.tr’deki resmî metinlere gider.
Bu yazı genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hukuki tavsiye niteliği taşımaz. Somut bir durumun değerlendirilmesi için hukuki destek alınmalıdır.
